Jacobs chiarisce la giurisprudenza della Corte sulle importazioni parallele di medicinali muniti di marchio

Nelle conclusioni presentate il 12 luglio 2001 nelle cause riunite C-443/99 e C-143/00 (rispettivamente Merck, Sharp & Dohme c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH e Boehringer Ingelheim KG et al. c. Swingward et al.), l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea Jacobs compie una approfondita analisi della giurisprudenza della Corte riguardo le importazioni parallele di prodotti farmaceutici, allo scopo di gettare luce sul significato di riconfezionamento “necessario”, e di fornire delle indicazioni pratiche sull’obbligo dell’importatore parallelo di avvisare della propria attività il titolare del marchio.

Nella domanda pregiudiziale, la High Court britannica e la Oberlandesgericht di Vienna avevano sostanzialmente chiesto alla Corte di fornire chiarimenti sulle pronunce secondo le quali il titolare di un marchio non può impedire l’importazione parallela di prodotti riconfezionati recanti il marchio nella misura in cui il riconfezionamento è necessario per vendere il prodotto nel paese di importazione. Si chiedeva alla Corte soprattutto di specificare se “necessario” significa che l’importatore parallelo può modificare la confezione del prodotto limitatamente a quanto richiesto dalle normative nazionali sui farmaceutici, o se anche modifiche ulteriori alla confezioni possano essere considerate “necessarie” quando siano ragionevolmente richieste per rendere il prodotto commerciabile nel paese di importazione. Rispetto al preavviso dell’intenzione di apporre il marchio su prodotti riconfezionati, che l’importatore è tenuto a dare al titolare del marchio, si chiedeva alla Corte di specificare con quanto anticipo va dato il preavviso, da parte di chi e quali sono le conseguenze del mancato preavviso.

Le conclusioni di Jacobs sono che il riconfezionamento è da considerarsi necessario quando è ragionevolmente richiesto per consentire all’importatore di avere un reale accesso al mercato, o a una parte significativa di mercato, nel paese di importazione. A questo proposito occorre tener conto non solo degli ostacoli legislativi esistenti, quali i requisiti normativi locali, ma anche degli ostacoli di fatto, compresa la resistenza dei consumatori ad alcuni tipi di confezione. Per quanto riguarda il preavviso al titolare del marchio dell’intenzione di commercializzare prodotti riconfezionati recanti il marchio, secondo Jacobs deve essere sempre dato dall’importatore parallelo con un anticipo ragionevole (normalmente tre o quattro settimane, secondo Jacobs). L’omissione del preavviso secondo tali modalità impedirà all’importatore di avvalersi dell’Art. 30 CE e dell’Art. 7.2 della direttiva sui marchi nel caso di azioni per contraffazione.

29 agosto 2001